XVIII LEG – Schema di D.Lgs. - Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
aggiornamento: 12 marzo 2019
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 14 febbraio 2019
Esame preliminare - Consiglio dei ministri 20 novembre 2018
Schema di decreto legislativo recante: "Adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214"."
Relazione illustrativa
Indice
Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni
Art. 2 - Disposizioni di adeguamento
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l’articolo 4;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni)
- Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, dopo le parole: «Il titolare», sono inserite le seguenti: «di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.»;
5) al comma 5, le parole: «3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «3, 4 e 4-bis»;
b) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole: «o del brevetto europeo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «anche con effetto unitario»;
c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1: 1.1. dopo le parole: «brevetto europeo valido in Italia», sono inserite le seguenti: «o un brevetto europeo con effetto unitario,» e dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
1.2. alla lettera a), dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o al brevetto europeo con effetto unitario»;
1.3. alla lettera b), dopo le parole: «brevetto europeo», sono aggiunte le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
2) al comma 2, dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «, o il brevetto europeo con effetto unitario,»;
3) al comma 3, dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
d) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1: 1.1. alla lettera a), le parole: «, ovvero in via sperimentale» sono soppresse;
1.2. dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varieta' vegetali;»;
1.3. dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.»;
e) all'articolo 70, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.»;
f) all'articolo 163, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.»;
g) al capo VIII, dopo la sezione VI, e' inserita la seguente:
«Sezione VI-bis (Brevetto europeo). Art. 245-bis (Regime transitorio). - 1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorita' giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformita' alla legislazione italiana in materia.».
Art. 2
(Disposizioni di adeguamento)
- Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Lo schema di decreto attua l’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - legge di delegazione europea 2016-2017. Tale disposizione detta i princìpi ed i criteri direttivi per il Governo nell’esercizio della delega per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (di seguito Accordo o TUB), ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013”. In particolare, si prevede che: “Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; d) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.” .
La necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (di seguito codice) relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell’Unione europea; in particolare, all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cd “effetto unitario”) negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 ed all’entrata in vigore dell’Accordo.
Quest’ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all’Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall’articolo 32 dell’Accordo.
Le modifiche proposte al codice riguardano gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) e 163 (Domanda si certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). E’ altresì inserita, tra le disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, dopo la sezione VI, la sezione VI-bis in materia di brevetto europeo comprendente l’articolo 245-bis per garantire l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83, comma 3, dell’Accordo medesimo, così come attualmente previsto all’articolo 56, comma 2, del codice che, per l’effetto, viene abrogato.
L’ordinamento vigente, infatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all’articolo 56 del codice l’equiparazione sostanziale tra il brevetto europeo ed il brevetto nazionale, subordinando l’efficacia in Italia del primo all’espletamento di un procedimento amministrativo di validazione consistente nel deposito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario, viene prevista, tra l’altro, una nuova procedura alternativa alla precedente attraverso cui il brevetto europeo potrà acquisire efficacia diretta in tutti i paesi aderenti all’Accordo, mediante una richiesta all’Ufficio europeo dei brevetti. In tale scenario, il provvedimento in esame si propone di introdurre un meccanismo di salvaguardia (cd “safety net”) tra le due citate procedure amministrative al fine di non pregiudicare i diritti del titolare del brevetto europeo che, in attesa di conoscere l’esito dell’istanza d’effetto unitario dall’Ufficio europeo – che può essere di accoglimento o di rigetto – si veda scadere il termine per la validazione in Italia del titolo.
In entrambi i casi la richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro la data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione del brevetto europeo; mentre l’istanza d’effetto unitario deve essere presentata entro un mese (vedi articolo 9, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (UE) n. 1257/2012), la validazione deve avvenire entro tre mesi (vedi l’articolo 56, comma 4, del codice).
In tale scenario, qualora sia stata tempestivamente presentata un’istanza d’effetto unitario, potrebbe accadere che il titolare del brevetto venga consigliato di procedere cautelativamente anche alla validazione in Italia del brevetto europeo, in particolare, qualora:
1) non riceva comunicazione dell’atto definitivo di rigetto dell’istanza d’effetto unitario entro il termine utile per avviare la validazione;
2) non riceva comunicazione dell’atto definitivo di revoca dell’effetto unitario entro il termine utile per avviare la validazione;
3) intenda ritirare l’istanza d’effetto unitario e sia scaduto il termine utile per la validazione;
In tali evenienze, in mancanza di un intervento di regolamentazione, il titolare si vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di validare, e dunque far acquisire efficacia in Italia, al brevetto europeo già concesso.
Inoltre, in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, occorre colmare la lacuna normativa esistente in relazione al brevetto europeo con effetto unitario, limitatamente al territorio nazionale.
L’intervento normativo giustifica inoltre l’opportunità di un coordinamento delle fonti normative di derivazione europea con quelle codicistiche, modificando pertanto, all’articolo 56, il primo periodo del comma 1, abrogando il comma 2 ed inserendo tra le disposizioni transitorie in materia di normativa applicabile nelle controversie di contraffazione, una disposizione transitoria ad hoc (nuovo articolo 245-bis del testo), e coordinando di conseguenza i commi 3 e 5.
In tale senso si pongono altresì le modifiche agli articoli 58 e 59 del codice ove al brevetto europeo validato in Italia, viene equiparato quello con effetto unitario.
Inoltre, all’articolo 68 sono apportate delle modifiche all’elenco delle limitazioni di diritti brevettuali, al fine di uniformare il regime nazionale a quello previsto dall’Accordo.
***
Il presente decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2018. Il testo è stato successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. In particolare, le Commissioni V, X e XIV della Camera dei Deputati e le Commissioni 10 ª e 14ª del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole.
Il provvedimento normativo in esame si compone di tre articoli che prevedono quanto segue.
L’articolo 1, alla lettera a) reca modifiche all’articolo 56 del codice, prevedendo, al punto 1), un coordinamento del testo con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in combinato con le disposizioni dell’Accordo; al punto 2), in combinato con la disposizione transitoria di cui alla lettera g) dell’articolo in commento, garantisce l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto dell'articolo 83, paragrafo 3, dell’Accordo medesimo che prevede un regime transitorio.
Al punto 4), viene previsto il meccanismo di salvaguardia cd “safety net”. Nei casi in cui sia stata depositata una istanza di effetto unitario presso l’Ufficio europeo dei brevetti, viene previsto che il dies a quo venga individuato, anziché dal giorno della pubblicazione sul Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione di cui al comma 1 dell’articolo 56, nel diverso momento in cui vi sia evidenza documentale dell’esito del provvedimento di concessione o rigetto dell’effetto unitario o dal momento in cui l’istanza viene ritirata. Le modifiche previste ai punti 3) e 5) sono di mero coordinamento con quelle rispettivamente previste ai punti 1) e 4).
Le lettere b e c) dell’articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 58 e 59 del codice, prevedendo l’equiparazione al brevetto europeo valido, rectius validato in Italia, del brevetto europeo con effetto unitario.
La lettera d) dell’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 68 del codice in ordine alle limitazioni del diritto di brevetto, al fine di riallinearle con quelle previste dall’articolo 27 dell’Accordo. In particolare, le lettere c-bis) e c-ter) prevedono che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda agli atti compiuti in via sperimentale, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali (vedi il §1, lettera c) dell’articolo 27 dell’Accordo). Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera d) dell’articolo 27 dell’Accordo, la tutela brevettuale non si estende all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi, esclusivamente per esigenze della nave, né nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, quando i suddetti mezzi di trasporti si trovano temporaneamente o accidentalmente nelle acque e nel territorio italiano (vedi il §1, lettere f), g) ed h) dell’articolo 27 dell’Accordo). Da ultimo, il comma 1, lettera c-ter), nega la tutela brevettuale agli atti consentiti dalla legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633) in materia di programmi per elaboratore (vedi il §1, lettera k), dell’articolo 27 dell’Accordo). Quanto alle disposizioni previste alle lettere i) e j) dell’articolo 27 dell’Accordo risultano già previste nel codice rispettivamente ai commi 5 e 6 dell’articolo 170-bis.
La lettera e) dell’articolo 1 estende l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, nelle varie ipotesi previste agli articoli 70, 71, 74 ed art. 81-octies del codice ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.
La lettera f) dell’articolo 1 rinvia a quanto previsto dall’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti in merito ai diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo.
La lettera g) dell’articolo 1 disciplina il regime transitorio applicabile alle contraffazioni del brevetto europeo rilasciato per l’Italia fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo, che siano conosciute dall’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo medesimo, prevedendo che si applichi la legislazione italiana in materia.
L’articolo 2 prevede, in attuazione della norma di delega di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), legge n. 163 del 2017, che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n.1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.